Botero sobre la indemnización de los daños a los derechos de propiedad intelectual

El profesor Luis Felipe Botero quiere compartir con los lectores de este blog el siguiente texto sobre la indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos de propiedad intelectual frente a los retos de la globalización. El tema es de la máxima actualidad. La pregunta principal que se plantea es si el sistema colombiano de responsabilidad tiene capacidad para amoldarse a un régimen de propiedad intelectual como aquel que es necesario en un mercado globalizado. Para responder a este interrogante, el Profesor Botero repasa el sistema de derechos de propiedad intelectual y el sistema vigente relativo a la indemnización de perjuicios por infracción a estos derechos. Capitales en este aspecto resultan sus agudas opiniones en cuanto a los desafíos que, en razón de su naturaleza inmaterial pero patrimonial, plantean estos derechos para su reparación en caso de daño. Tras revisar las normas internacionales que regulan la materia y algunos casos de la jurisprudencia nacional, con ayuda de la óptica de una muy bien escogida literatura, el Profesor Botero pone de presente la urgencia de complementar y reformar el derecho colombiano relativo a la reparación de los daños a la propiedad intelectual en varios aspectos, que ahora más que nunca cobran relieve, cuando Colombia está en proceso de ultimar la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Disfrútenlo y coméntenlo.



LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS EN LAS ACCIONES DE INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL CASO COLOMBIANO FRENTE A LOS RETOS DE LA GLOBALIZACIÓN


“Es hoy un truísmo decir que el comercio es esencialmente internacional que, como un resultado del sorprendente crecimiento de la industria y la gran multiplicación y desarrollo de los medios de comunicación en las últimas dos o tres generaciones, la unidad del mundo es real; y que ningún país en el mundo moderno puede esperar satisfacer y proteger adecuadamente los intereses de su gente sin asegurar para ellos su protección en los otros países. Esto es más cierto en relación con los múltiples aspectos de la actividad industrial y comercial que se encuentran en la propiedad industrial.”

Esta sugestiva propuesta de la cita que se incluye al comienzo de este escrito, de innegable vigencia, no corresponde al último artículo de la revista de propiedad intelectual. Fue escrita en el año 1930 por el profesor americano Stephen Ladas en su maravilloso libro sobre la protección internacional de la propiedad industrial. Dentro del núcleo de esta idea gravita una consideración sustancial: la protección de los intereses de los ciudadanos de un país sólo es real cuando aquel puede garantizarles sus derechos en todos los lugares en donde su comercio se extienda.

La validez y utilidad de esta reflexión cobra para nuestro país una mayor importancia con su incorporación irreversible en los cauces de la economía globalizada. En el campo de la propiedad intelectual los desafíos son mayores, pues sólo un sistema fuerte de protección de este tipo de propiedad permitirá asegurar los intereses de los colombianos en este nuevo panorama: las ideas son el capital que permitirá desarrollarnos y definirán nuestras verdaderas posibilidades de competir.

Pues bien, un sistema de responsabilidad patrimonial que resulte eficaz para la protección de los derechos de propiedad intelectual es sólo uno de los temas que debe afrontar este desafío pero, sin duda, su ausencia o defectuosa regulación, impedirán que sigamos el curso hacia un desarrollo social y económico real.

El presente escrito (exposición) pretende revisar críticamente si nuestras instituciones de responsabilidad están diseñadas para un sistema de propiedad intelectual inserto en un mercado globalizado. Para tal efecto, se hará un breve repaso de los “derechos de propiedad intelectual” que serán analizados en este ensayo (1), se revisarán las normas internacionales, vigentes en derecho colombiano, sobre indemnización de perjuicios por infracción a estos derechos (2), se presentarán algunos casos de la jurisprudencia nacional (3) y, finalmente, nuestras conclusiones (4).

1. Los derechos de Propiedad Intelectual

Para nosotros y así parecen validarlo varios instrumentos internacionales , la Constitución colombiana y la doctrina más autorizada , la expresión “derechos de propiedad intelectual” es comprensiva de los denominados derechos de autor y de los derechos de propiedad industrial, entre otros.

El hilo conector que permitiría agrupar estos derechos en un mismo conjunto es la condición de ser derechos que recaen sobre objetos inmateriales -o incorporales según la terminología de nuestro Código Civil -. Con acertada precisión, BIONDI clasifica dentro de las cosas incorporales aquellas que denomina obras del ingenio:

Toda creación intelectual en cualquier campo (literario, artístico, científico, técnico) es considerada como bien. Tales creaciones son bienes inmateriales, ya que la creación, como idea, puede tener existencia independientemente del medio material que la transmite y la hace perceptible a los demás.

En igual sentido, el profesor colombiano METKE MÉNDEZ afirma lo siguiente:

La propiedad industrial pertenece a una categoría de derechos subjetivos más amplia, que la doctrina denomina derechos intelectuales, cuya característica primordial radica en que su objeto está constituido por bienes inmateriales. Se entiende por tales los que no tienen una existencia sensible, sino que consisten en un concepto ideal y son fruto de la creación intelectual. Son ejemplo de este tipo de bienes inmateriales las obras literarias, las obras artísticas, las invenciones industriales, los diseños y los signos distintivos.

El que estos derechos compartan esta nota esencial de inmaterialidad –sin que ello signifique su asimilación total- justifica metodológicamente su análisis en conjunto desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial, obviamente sustentados también en el tratamiento común que se les viene dando en los diversos instrumentos internacionales, por lo menos, en lo que a acciones por infracciones se refiere.


2. Algunas reflexiones preliminares sobre la responsabilidad patrimonial y la lesión a las cosas inmateriales

La apertura científica que empieza a dominar el escenario de la responsabilidad patrimonial en este siglo, nos permite reconocer que el paradigma de los sistemas jurídicos afines al derecho continental europeo según el cual, la responsabilidad patrimonial sólo cumple una función indemnizatoria, esta siendo ampliamente superado.

Cuando se integran los elementos estructurantes de la responsabilidad patrimonial (factor de atribución, nexo causal y daño) se considera que una persona tiene derecho a ser indemnizada. Dentro de esta simple ecuación pueden hallarse razones que justifican la indemnización considerando no sólo el interés de la víctima, así, es común encontrar en las legislaciones más modernas la asignación de diversas funciones a la responsabilidad, distintas de la indemnización, como cuando a ésta se le reconoce una función preventiva v.gr. daño contingente , o disuasiva y sancionatoria v.gr. daños punitivos.

Así mismo, es pacífico sostener hoy en día que la indemnización de perjuicios es sólo uno de los modos de la reparación , no sólo porque se tenga también la alternativa de la satisfacción in natura del interés de la víctima, sino porque muchas veces ese interés lesionado sólo resulta reparado mediante la imposición de obligaciones diferentes a la de pagar una suma de dinero v.gr. publicar una información correctiva, decir la verdad, pedir perdón, destruir un material etc.

En todo caso, el quid de la responsabilidad en el derecho contemporáneo gravita sobre la idea de la reparación integral y/o equitativa de un perjuicio ocasionado al interés de una persona. Para efectos de la propiedad intelectual, ese interés tutelado recae en un objeto inmaterial que, a su turno, satisface diversas necesidades (intelectuales, comerciales, artísticas, espirituales etc).

En el ámbito del fenómeno de daños, la reparación de los derechos o intereses que recaen sobre bienes inmateriales parece ser –por obvias razones sensoriales- más compleja que la reparación de daños a bienes materiales. En este último evento, advertir el alcance y efecto del daño o lesión, en principio, se logra con una “inspección” del mismo bien v.gr. el daño a una termoeléctrica por una pieza defectuosa puede ser identificado con un alto grado de precisión con la revisión técnica in situ que haga un especialista.

Con los bienes inmateriales no parece acontecer lo mismo. Constatar allí el daño con algún grado de precisión e identificación es más complejo. No hay forma de explicar sensorialmente la afectación a una idea. Piénsese, por ejemplo, en qué consiste el daño material sufrido por el autor de una obra que a pesar de estar en el comercio no ha sido adquirida por nadie y que es copiada masivamente por otro, sin su autorización, con el único fin de donarla en distintos circuitos comerciales. No basta una “inspección” sensorial y técnica que nos permita precisar el grado de la lesión al objeto inmaterial. Si a ello añadimos que la participación de un sujeto en el mercado está conectada a un entramado de relaciones económicas variables cuyo desciframiento sólo puede ser obra de un especialista financiero o de mercados, apreciamos al rompe la mayor complejidad para identificar exactamente el efecto económico nocivo de la violación.

Huelga anotar desde ya, que el carácter inmaterial del bien sobre el que recae la propiedad intelectual no significa en manera alguna que su reparación se haga únicamente a través de los denominados daños inmateriales (o extrapatrimoniales) como el daño moral. Es evidente que la lesión a un bien inmaterial puede tener repercusiones en el ámbito patrimonial. Así, por ejemplo, en la violación a los derechos morales de autor se ha dicho:

El daño que puede derivar de la lesión de un derecho moral puede tener carácter patrimonial o moral. Existirá un daño patrimonial en los casos de violación de la paternidad de la obra o de divulgación inconsentida, cuando este hecho tenga consecuencias sobre la notoriedad y fama del autor, así como en los casos de alteración o mutilación de la integridad de la obra que supone un perjuicio al honor y a la reputación del autor, cuando tal perjuicio tiene incidencia sobre la vida económica de la obra alterada o sobre las restantes obras de autor, depreciando el valor patrimonial de las mismas (daño patrimonial indirecto). En cambio, existirá un daño moral cuando la lesión de un derecho moral no tenga repercusiones sobre el patrimonio del autor.

Por tanto, se concluye, la indemnización de perjuicios por la lesión a un derecho de propiedad intelectual comprende tanto los daños materiales (daño emergente y lucro cesante) como los inmateriales (daños morales).

Sin perjuicio de aceptar esta conclusión como cierta, es frecuente encontrar casos en donde la demostración del daño cierto y directo de un derecho de propiedad industrial es imposible o altamente costoso. Se encuentran aún decisiones judiciales en las que se acreditan lesiones comprobadas a tales derechos, pero que no acceden a condenar a la reparación de perjuicios pues no fue posible cuantificar o precisar el daño.

En otros casos se presenta el denominado “daño irreparable” (irreparable injury) , en donde la compensación económica se muestra como insuficiente o inadecuada para garantizar la supervivencia del derecho de propiedad intelectual.

Ahora bien, si la indemnización por infracción a un derecho de propiedad intelectual comprende toda la tipología de daños y, en principio, las reglas de la responsabilidad patrimonial serían las mismas que las del derecho civil, no se justificaría entonces que los especialistas en los temas de propiedad intelectual se ocupen de revisar este tema. Es así como muchos autores consideran que el tema de la indemnización de perjuicios en materia de propiedad intelectual no es verdaderamente importante y ello se constata, entre otras, con las escasísimas aportaciones doctrinales en los sistemas latinoamericanos.

Como se desprende del introito de este escrito, nuestro sentir es completamente diferente. Si bien hoy en día parece no existir suficiente materia prima que permita que estos conflictos se presenten masivamente en nuestro mercado; por mérito de la globalización, habrá una transición entre el típico problema de piratería o de daño anónimo, para dar paso a enfrentamiento entre grandes empresas que pretendan conquistar el mercado andino. Cuando ello ocurra, habrá que recoger la posición de los autores que le restan importancia a la materia de daños en la propiedad intelectual, para lo cual bastaría dar un repaso al derecho americano y a las cuantías indemnizatorias que allí han sido impuestas e igualmente despertará el interés de las aseguradoras que se obliguen a cubrir el riesgo de violaciones a los derechos de propiedad intelectual.

Es en este entorno que deben ser juzgadas las normas que a continuación se comentan.

2. Las normas internacionales sobre indemnización de perjuicios por infracción a los derechos de propiedad intelectual en derecho Colombiano

Si como lo señalamos en párrafos anteriores, nuestro objeto de estudio comporta el análisis conjunto del fenómeno de daños en los derechos de propiedad intelectual, con énfasis en su protección internacional, debemos acudir primero a las normas que tienen como objeto regular las relaciones comerciales internacionales.

En dicho análisis encontramos el Anexo 1C del GATT (acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio), también conocido como ADPIC o TRIPs. Vale la pena recordar que dos importantes principios orientan esta normativa. El primero, la cláusula de trato nacional, según la cual tanto nacionales como extranjeros deben recibir un mismo tratamiento por parte del Estado. El segundo, el de la nación mas favorecida, según el cual un país que crea una ventaja especial a otro, debe hacer lo mismo con todos los demás. En punto a la reparación de perjuicios, entonces, no puede haber tratos discriminatorios entre nacionales y extranjeros y las ventajas concedidas a una Nación o a sus miembros (v.gr. una inmunidad) deben ser extendidas a las demás.

Sobre los derechos de propiedad intelectual, este instrumento internacional incluye unas normas sobre la indemnización de los perjuicios derivados de su infracción:

Artículo 45: Perjuicios 1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

Artículo 48: Indemnización al demandado 1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte a cuya instancia se hayan adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia que indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligación o una restricción, por el daño sufrido a causa de tal abuso. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos del demandado, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes.
2. En relación con la administración de cualquier legislación relativa a la protección o a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe para la administración de dicha legislación.

De estas dos normas se pueden extraer las siguientes conclusiones preliminares:

(a) Como parte de la defensa de los derechos de propiedad intelectual ante una infracción, su titular tiene un remedio indemnizatorio. Ese remedio puede ser aplicado indistintamente a los derechos de autor y a los derechos de propiedad industrial.

(b) El objeto del resarcimiento es compensar adecuadamente el daño sufrido por la infracción. Dicha compensación incluye los honorarios de abogado y los gastos del proceso.

(c) Debe existir una relación de causalidad entre el daño y la infracción al derecho de propiedad intelectual.

(d) La infracción del derecho de propiedad intelectual es el factor de atribución que permite trasladar las consecuencias económicas de la lesión al infractor, para que no sean soportadas por el titular del derecho.

(e) La infracción del derecho, en principio, supone un juicio de reproche a la conducta del infractor, por tanto, la responsabilidad sería subjetiva. Lo será en su modalidad dolosa cuando el infractor sabe y es consciente de la infracción que comete. Será culposa, cuando tiene motivos razonables para saberlo y, sin embargo, actúa en violación del derecho de propiedad intelectual. Ahora bien, la segunda oración del numeral segundo del art. 45 consagra dos ideas que amplían el espectro de la responsabilidad, pero impuestas facultativamente a los países miembros, (i) la responsabilidad objetiva del infractor que actúa de buena fe y que sin embargo debe reparar el daño y, (ii) la posibilidad de consagrar regímenes de presunción de daño (pre-established damages) o que abarquen los beneficios obtenidos por el infractor.

(f) Si bien la norma no señala expresamente la carga de la prueba de estos elementos (daño, nexo causal, infracción), en principio, la misma recae en el demandante titular del derecho que se dice infringido.

(g) Sobre el artículo 45 y su cumplimiento por los países latinoamericanos se ha dicho que si bien algunas Naciones expresamente contemplan la acción resarcitoria por infracción e incluso contemplan normas sobre la extensión y presunción del daño, la obligación de reparar tiene su fuente originaria en el derecho común bajo el principio de que quien comete un daño, dolosa o culposamente, debe repararlo:

103. Aunque muchas de las legislaciones sobre derecho de autor y derechos conexos de los países de América Latina que han sido consultadas, prevén la acción resarcitoria (en algunas de ellas indicando los parámetros que deben tomarse en cuenta para el cálculo de los daños o fijando un monto “mínimo” por el cual en cualquier caso debe condenarse al infractor, salvo que se pruebe un daño mayor en el caso concreto), es evidente que la obligación de indemnizar al perjudicado por los daños y perjuicios causados deriva de las normas del derecho común por las cuales quien (sic) intención, imprudencia, negligencia o impericia cause un daño a otro, debe repararlo.

104. Así las cosas, no creemos que pueda haber alguna legislación en los países del área que deba considerarse en mora con el ADPIC, por lo que se refiere a la obligación de resarcir por los daños causados con la conducta infractora, aunque sea por aplicación de las normas generales de los códigos civiles en materia de responsabilidad por hecho ilícito.

(h) Como complemento, el artículo 48 prevé una indemnización a favor del demandado que ha sido víctima de las medidas “abusivas” adoptadas por el titular de un derecho de propiedad intelectual, cuando se demuestra que no ha existido infracción. En otras palabras, no todo fracaso de la acción de infracción conlleva una reparación de los derechos del demandado; ello sólo procederá cuando se demuestren que las medidas fueron abusivas, esto es, que se ejercieron en contra de la finalidad para lo cual se concibieron v.gr. como cuando se solicita una medida cautelar de decomiso para bloquear un producto a sabiendas de que no hay infracción.

Sin ánimo de romper la metodología impuesta, pasamos ahora a revisar otras normas internacionales que se refieren a la materia de la indemnización de perjuicios, distinguiendo las de la propiedad industrial (2.1), de aquellas sobre derechos de autor (2.2).

2.1 Las normas específicas sobre propiedad industrial

Respecto de las normas internacionales sobre propiedad industrial que han sido adoptadas por Colombia, no hay ninguna que se refiera al tema de la responsabilidad patrimonial por infracción a estos derechos, salvo la contenida en el Anexo 1C del GATT –citada anteriormente- y la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones. No parece un accidente que ésta última sea la más importante hoy en día sobre la indemnización de perjuicios por infracción a la propiedad industrial.

En la Decisión 486 se pretendió regular de manera comprensiva los derechos de propiedad industrial, así como el tema de la reparación de los perjuicios sufridos por su infracción. Con ello, la normatividad andina evolucionó frente a Decisiones anteriores en donde el tema era prácticamente inexistente. En la Decisión 486 se encuentran las siguientes disposiciones:

En el artículo 172 se contempla la autonomía de la acción de daños y perjuicios “conforme a la legislación interna” respecto de la acción de anulación de un registro marcario. El artículo 232 se refiere también a la independencia de la acción de daños y perjuicios “conforme al derecho común” por el uso no autorizado de signo distintivo notoriamente conocido. Por su parte, el artículo 237 señala la posibilidad que tiene quien ejerce la acción reivindicatoria de una patente, una marca o un diseño industrial para incluir una pretensión de reparación de perjuicios “si la legislación interna del País miembro lo permite.” A su turno, el artículo 239 contempla la acción de reparación que tiene el titular de una patente o modelo de utilidad por el uso no autorizado durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. En este artículo 239 se dispuso además lo siguiente:

El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.

En nuestra opinión, esta norma constituye un hito para nuestro sistema de responsabilidad patrimonial, enquistado en la tradicional función indemnizatoria. Cuando la reparación puede consistir en la asignación de un daño calculado ya no en función del daño directo, personal y cierto de la víctima, sino en el beneficio obtenido por el infractor-demandado, claramente se está asignando a la responsabilidad una función disuasoria y sancionatoria de la conducta del infractor.

En efecto, el beneficio obtenido por el infractor no es propiamente un daño al patrimonio del titular del derecho de propiedad industrial porque no corresponde ni a un daño emergente ni a un lucro cesante. Si daño emergente son todas las pérdidas o erogaciones que debe hacer la víctima como consecuencia del hecho ilícito y lucro cesante es la ganancia o provecho que deja de obtenerse por efecto del hecho ilícito, el beneficio del agente de daños no representa ni un gasto que debe hacer el titular del derecho lesionado ni tampoco una ganancia dejada de obtener, ya que no existe una equivalencia entre el comportamiento económico del infractor con el comportamiento del titular del derecho infringido. Ello ha dado paso a que se sugiera que el pago de los beneficios obtenidos por el infractor al titular del derecho violado corresponde a la teoría del enriquecimiento sin causa.

Pero sin duda alguna, las normas más destacadas sobre indemnización de perjuicios por infracción de los derechos de propiedad industrial se encuentran en los artículos 241 y 243. En el primero, se establece como una facultad del titular de una patente, solicitar “la indemnización de daños y perjuicios”. Más adelante, el artículo 243 se encarga de relacionar unos criterios no taxativos “para efectos de calcular la indemnización” por infracción de un derecho de propiedad industrial. La norma en comento indica lo siguiente:

Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,

c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

De este breve recuento de la Decisión 486 pueden extraerse las siguientes conclusiones preliminares:

(a) En la mayoría de las acciones de “daños y perjuicios” que la Decisión 486 menciona, su regulación se dejó a la legislación interna de cada País Miembro. En otras palabras, la referencia a dicha acción fue simplemente pare destacar que tal remedio existe. En este detalle aparentemente menor se encuentra el que puede ser el primer gran defecto de nuestro sistema de tutela a los derechos de propiedad industrial: desconocemos si la legislación de los otros países miembros son lo suficientemente efectivos para proteger los intereses de nuestros compatriotas.

(b) Con tal posición se perdió la oportunidad de crear un verdadero sistema de responsabilidad unificado. Las diferencias de tratamiento pueden resultar en Países altamente deficientes en su sistema de responsabilidad, echando al traste con la eficacia general de las disposiciones andinas en esta materia.

(c) La Decisión andina sólo se ocupó de la reparación de los daños materiales. En efecto, las referencias del artículo 243 sólo mencionan el daño emergente y el lucro cesante, la utilidad obtenida por el infractor y el valor de una licencia, dejando a un lado la mención a los daños morales que en estas materias cumplen un importante papel. Esta omisión resulta dañina pues lo propio es que no sólo se consagre el daño moral para que este se entienda indemnizable sino especialmente, su valoración y los criterios que debe tener el Juez para ponderar su importe.

(d) No es suficientemente claro dentro del precepto normativo si los criterios de cuantificación del daño son concurrentes o excluyentes. Sin embargo, consideramos que el mencionado en el literal a) puede concurrir con los señalados en los literales b) o c), pero no tendría sentido que concurrieran los tres. Tampoco resulta lógico pensar que los señalados en los literales b) y c) puedan concurrir, pues se estaría indemnizando dos veces por el mismo daño. En efecto, cuando se reconoce el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; debe excluirse el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido, ya que si asume ésta última debe entenderse que tuvo un derecho temporal a los beneficios obtenidos.

(e) Como en el caso del artículo 239, la reparación puede consistir en la asignación de un daño calculado ya no en función del daño directo, personal y cierto de la víctima, sino en el beneficio obtenido por el infractor-demandado.

(f) Finalmente, se infiere que debe existir una relación de causalidad entre el daño y la infracción al derecho de propiedad industrial.

2.2. Las normas sobre derechos de autor

En materia internacional, ni el Tratado Constitutivo de la Orga¬nización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI , ni la Convención Universal sobre Derechos de Autor , ni el Convenio de Berna , ni la Convención de Roma , ni el Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales , ni el Convenio para la Protección de los productores de Fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus Fonogramas , ni el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas , ni el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor , contienen normas específicas sobre la indemnización de perjuicios por infracción a este tipo de derechos.

Por su parte, en la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina sobre derechos de autor, sólo se encuentra la siguiente referencia a la reparación de perjuicios:

Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho;

De este precepto se destacan las siguientes conclusiones:

(a) La indemnización de perjuicios por violación del derecho de autor no es obligatoria. Como está la norma, se ha dejado a la autoridad competente de cada País Miembro la facultad o no de ordenar tal medida.

(b) Sólo el titular del derecho de autor es legitimado para obtener la reparación del perjuicio.

(c) La indemnización debe ser adecuada frente al “daño y perjuicio sufridos”

(d) Debe existir una relación de causalidad entre la infracción al derecho de autor y el daño cuya reparación se solicita.

(e) Por exclusión, las legislaciones internas pueden ocuparse de la cuantificación del daño que puede ser reparado


3. La jurisprudencia nacional

El atraso que vivimos en nuestro sistema de responsabilidad patrimonial tristemente se refleja también en las contadísimas decisiones judiciales sobre el tema de reparación de perjuicios por infracción a los derechos de propiedad intelectual. Ello por supuesto es imputable al sistema mismo, a la debilidad administrativa de nuestra Rama Judicial y no a que estemos frente a un mercado transparente. Todos sabemos que las infracciones pululan pero no las reparaciones.

El horizonte no es más prometedor cuando el contenido mismo de las decisiones judiciales no es el más profundo en el análisis de la materia. Veamos algunos casos:

1. En derechos de autor

Desafortunadamente los ejemplos que traemos ponen a nuestro Estado como infractor de derechos de autor, lo que ha resultado en condenas por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. Los tres casos se refieren a la violación de derechos de autor por parte de la administración postal. En el primero , se condenó a la Administración Postal Nacional por violar la Ley 23 de 1982 en su artículo 30, en relación con el trabajo ejecutado por los señores Luis Eduardo Cuartas Galvis y Ricardo Aurelio Bernal Morales, por el boceto, diseño y arte de una estampilla, ordenada por ella en el mes de abril de 1983, para la conmemoración de los doscientos años de la fundación del Colegio Compañía de María la Enseñanza. Así fue la condena:

Confirmase la sentencia de octubre 28 de 1987 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con la sola modificación de que la condena no será la equivalente en pesos a doscientos gramos oro (200) sino de cuatrocientos (400) para cada uno de los demandantes. La certificación de equivalencia la dará el Banco de la República a la ejecutoria del fallo. Se entiende esta condena en concreto.

La justificación de la reparación del daño moral dada por el Consejo de Estado resulta bien importante y sería deseable que se convirtiera en la guía de las reflexiones sobre la indemnización de este tipo de daños. En la parte motiva de la sentencia dijo lo siguiente como fundamento de la condena por 400 gramos oro:

La Sala no comparte la condena hecha por el Tribunal, ya que la considera baja. Doscientos gramos oro, en su equivalencia en pesos, no alcanza a ser un adecuado resarcimiento para el daño sufrido. Este puede considerarse restablecido con una condena equivalente a los 400 gramos oro para cada uno. No puede olvidarse que la omisión del nombre del autor en una emisión postal le resta oportunidades futuras a éste, no sólo desde el punto de vista comercial sino de prestigio.

En el segundo , se trató de una emisión postal conmemorativa del centenario del nacimiento de Federico Lleras Acosta en la que se reprodujo, como motivo, parte del retrato pintado por el maestro Sergio Sierra Doval del profesor Lleras Acosta. Se demostró que ni la Administración Postal obtuvo ni solicitó autorización para reproducir dicha obra en las estampillas citadas. En cuanto al daño se indemnizó así:

Por concepto de perjuicios morales el equivalente a 500 gramos oro; equivalencia que certificará el Banco de la República a la fecha de ejecutoria de este fallo. Esta condena se entiende en concreto; y por concepto de perjuicios materiales, en abstracto, lo que se liquide en forma incidental (artículo 137 del C. de P.C.) y con sujeción a las pautas dadas en la parte motiva. Incidente que deberá formularse en el término de dos meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo.

De la anterior decisión ha de rescatarse la reparación concurrente del daño material y al daño moral.

Por su parte, el máximo tribunal de lo contencioso señaló los siguientes criterios para la reparación material (cuya cuantía no pudimos establecer por no tener acceso a la condena en concreto):

En la futura liquidación deberán tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes pautas:

a) El valor histórico de la condena por perjuicios materiales no pasará de dos millones de pesos.

b) Pericialmente deberá determinarse el monto de los perjuicios que sufrió el maestro Sierra con la utilización, no autorizada de su obra en la emisión de la estampilla.

c) El valor histórico que se determine deberá actualizarse con apoyo en los índices de precios al consumidor

Desconocemos la razón por la cual se adoptó este límite indemnizatorio de dos millones de pesos, pero como idea representa un ejemplo negativo frente a la intención de obtener una reparación integral.

En el tercer caso , similar a los anteriores, se condenó a ADPOSTAL por poner al servicio una emisión postal conmemorativa del centenario del nacimiento de Porfirio Barba Jacob en la que se reprodujo, sin la autorización del autor, una obra pintada por el señor George Franklin del poeta Porfirio Barba Jacob. La condena por daños fue impuesta así:

Condénase a la Administración Postal Nacional, Adpostal, a pagar a George J. Franklin, por concepto de los perjuicios que se le ocasionaron, actualizados hasta la fecha, la suma de diecisiete millones seiscientos noventa y un mil trescientos seis pesos ($17.691.306.00) moneda corriente.

Esta cifra fue obtenida de la siguiente manera

La Sala para efecto de liquidar la condena no valora el dictamen que obra a los folios 76 - 79 del C. 1, ya que sus estimativos resultan muy altos, pues al hacerlos no se tuvo en cuenta, pese a ser de público conocimiento, que las estampillas no se venden el mismo día de su emisión e incluso que por regla general su colocación demanda largo tiempo.

Para obtener el quantum de la indemnización, se tendrá en cuenta que el valor del millón de estampillas emitidas fue de $9.070.000.00 y que de ellos le correspondería al actor el 20%, es decir, $1.814.000.00.

A falta de prueba en contrario, se parte de que las estampillas fueron vendidas en su totalidad entre la fecha de emisión y la de presentación de la demanda y en consecuencia se estima que desde esta última fecha el actor tenía derecho a recibir la suma así liquidada

Respecto a esta decisión se extraña la condena por perjuicios morales (aunque ello puede ser imputable a la formulación de la demanda) y no se advierte qué motivó la benevolencia en el cálculo del daño material al calcular la reparación sólo a partir de la presentación de la demanda.

2. En derechos de propiedad industrial

Resulta una tarea imposible encontrar decisiones judiciales en nuestra jurisdicción civil que se hubiesen referido a la reparación de perjuicios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Ello denota, entre otras, que la acción civil de protección de estos derechos no es la más socorrida. En nuestro ordenamiento jurídico, las reparaciones del daño son propias de ser ejercidas dentro de la acción penal.

En el primer caso, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión condenó a una persona por usurpación de una marca de un medicamento. En cuanto al daño material, el funcionario judicial dijo:

Aunque en la demanda de parte civil se señala como monto de los daños materiales, la suma de cien millones de pesos, el mismo apoderado, reconoce que no se encuentra determinado el monto y requiere la designación de un perito para avaluar los perjuicios, situación que no aconteció; ahora bien, como quiera que los perjuicios materiales deben probarse (artículo 97 Código Penal), se tendrán en cuenta las facturas obrantes en el proceso de las que se deduce que el procesado vendía el producto XXX a $19.100 aunque al Hospital Lorencita Villegas de Santos le hacía un descuento, en razón a la cantidad de medicina que le suministraba, dada su condición de proveedor, por lo que se tendrá como valor unitario de cada medicina el señalado en precedencia y, por ende, se tendrán como perjuicios materiales los acreditados dentro del expediente.

Respecto de los daños morales estos fueron negados porque, en opinión del juez, las personas jurídicas como la afectada es un ente del “que no se puede afirmar que sufrió deterioro anímico, síquico o emocional a causa de la infracción penal.”

En otro asunto reciente de usurpación de marcas, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal , revocó la condena en perjuicios otorgada por el juez de primera instancia, porque no se demostró la existencia de perjuicios morales y materiales a pesar de estar acreditada la infracción:

En este particular asunto, teniendo en cuenta que ni los perjuicios materiales ni los morales fueron demostrados, improcedente resulta una condena en tal sentido y menos aún en las condiciones en que la impuso el funcionario a quo esto es “… indemnización de perjuicios de toda índole…”, pues como se viene advirtiendo, debe hacerse precisión de cada uno de los elementos que configuran el perjuicio, esto es, material, moral, objetivado, subjetivado etc.

En un caso similar, el mismo Tribunal volvió a adoptar la medida absolutoria de los daños causados a la víctima de una usurpación marcaria comprobada:

La Sala se abstendrá de condenar en perjuicios a XX porque los mismos no fueron demostrados a pesar que hayan sido tasados en veinte millones de pesos por la parte civil.

De las anteriores providencias se concluye el celo con que se juzga la reparación de perjuicios en la jurisdicción penal. A pesar de existir una condena penal y una parte civil que reclamaba una reparación, ésta no fue concedida. Con el nuevo sistema penal tal tipo de decisiones serán más comunes ya que el juez penal no podría decretar pruebas de oficio para cuantificar el perjuicio.


4. Nuestras conclusiones frente al futuro. Unas notas finales sobre el TLC

4.1 El futuro

Es un verdadero contraste comparar las normas internacionales sobre reparación de perjuicios por la infracción de derechos de propiedad intelectual y el comportamiento jurisprudencial y legislativo colombiano frente al tema.

Parecería que nuestro ordenamiento jurídico, al que no puede calificárselo de sistema, por la dispersión e inconsistencia normativa sobre la materia de la propiedad intelectual, no está preparado para los retos propios de la globalización.

Existen serias deficiencias en cuanto a las funciones que la responsabilidad patrimonial podría cumplir en nuestro sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual, particularmente en la denominada función disuasiva y sancionatoria que, como lo muestran los instrumentos internacionales citados, han demostrado ser una de las formas más socorridas para tutelar este tipo de derechos.

Igualmente, las diversas formas de reparación por violación a estos derechos que se encuentran en otros sistemas y que han probado su eficacia , no han sido acogidas en Colombia. En principio, no existe todavía en nuestro derecho normas generales sobre el daño punitivo , el daño preestablecido y, más gravé aún, el reconocimiento de los daños morales está sometido al vaivén del diverso tratamiento que tiene en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción contencioso administrativa.

Por supuesto que incluir una normativa que aclare estos temas no garantiza absolutamente nada sino se moderniza y agiliza nuestro procedimiento civil. De hecho, el sistema de responsabilidad patrimonial sería inconsistente –como lo es hoy en día- si estos tipos de protección “especial” sólo fueran aplicables para tutelar los derechos de propiedad intelectual que, si bien son importantes, no lo son más que la vida, la integridad y el honor de las personas, por lo que este tipo de remedios también deberían ser accesibles para su protección.

Hemos de concluir también que un sistema fuerte de responsabilidad patrimonial puede prestarse para abusos por parte de los titulares de derechos de propiedad intelectual y, por lo tanto, deben adoptarse medidas –como en el ADPIC- para sancionar y evitar así tales comportamientos.

2. El TLC

Para Colombia, los retos de la internacionalización de la economía serán mayores de aprobarse el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. En el capítulo de propiedad intelectual se “crea” todo un sistema novedoso y extraño para nuestra tradición jurídica de protección para los derechos de propiedad intelectual, del cual podemos destacar lo siguiente:

1. En el numeral 7 de la sección 16.11 del Capítulo 16 se consagra el que debe ser el marco indemnizatorio por infracción de un derecho de propiedad intelectual. En este artículo, en línea con el ADPIC y particularmente con la normativa americana de protección de los derechos marcarios y de propiedad intelectual, se consagra como daño indemnizable los beneficios obtenidos por el infractor:

(a) en los procedimientos judiciales civiles, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que le pague al titular del derecho:(i) una indemnización adecuada para compensar al titular del derecho por los daños sufridos como resultado de la infracción; y (ii) por lo menos en el caso de infracciones al derecho del autor o derechos conexos, y en el caso de falsificación de marcas, las ganancias obtenidas por el infractor imputables a la infracción y que no fueran tomadas en cuenta al calcular el monto de la indemnización a que se refiere la cláusula (i);(b) al determinar el monto de la indemnización por una infracción a los derechos de propiedad intelectual, las autoridades judiciales considerarán, inter alia, el valor del bien o servicio infringido, de acuerdo con el precio al detalle sugerido u otra medida de valor legítima presentada por el titular del derecho.

2. Se obliga a las partes a tener un sistema de daños preestablecidos en la legislación, que faciliten la reparación del perjuicio sufrido por la lesión a un derecho marcario y a los derechos de propiedad intelectual. Se reitera que este sistema debe tener una función que disuada a los infractores, por lo que un daño preestablecido en función de una suma fija o que resulte inferior a los beneficios obtenidos por el infractor no debería ser admisible:

8. En los procedimientos judiciales civiles, cada Parte, al menos con respecto a la infracción a los derechos de autor y derechos conexos, y falsificación de marcas, establecerá o mantendrá indemnizaciones preestablecidas, las cuales deberán estar disponibles a elección del titular del derecho como una alternativa a la indemnización basada en los daños reales. Dichas indemnizaciones preestablecidas estarán previstas por la legislación interna y determinadas por las autoridades judiciales, tomando en cuenta los objetivos del sistema de propiedad intelectual, en una cantidad suficiente para compensar al titular del derecho por el daño causado por la infracción y que se constituyan en disuasorios frente a futuras infracciones.

3. Los costos de abogado son parte del daño que debe ser indemnizado, hipótesis que debería aplicarse en todo proceso judicial, más allá de las costas judiciales y de las agencias en derecho:

9. Cada parte dispondrá que sus autoridades judiciales, salvo en circunstancias excepcionales, estarán facultadas para ordenar, a la conclusión del proceso judicial civil respecto a infracciones a los derechos de autor o derechos conexos e infracción de marcas, que la parte perdedora le pague a la parte ganadora las costas procesales y los honorarios razonables de los abogados.

4. Se consagra a favor de la víctima el derecho alternativo de reparación por el daño efectivamente probado o por el tasado en la ley. La idea que orienta este sistema es no sólo reparar integralmente el perjuicio sufrido, sino reprimir y, por tanto, disuadir a que se cometan actos de infracción:

15. Cada Parte dispondrá recursos civiles para los actos descritos en los Artículos 16.7.4 y 16.7.5. Los recursos civiles disponibles deberán incluir, al menos: (a) medidas provisionales, incluyendo el decomiso de dispositivos y productos supuestamente involucrados en una actividad prohibida; (b) la oportunidad para el titular del derecho de poder elegir entre la indemnización basada en daños reales (más cualquier ganancia imputable a la actividad prohibida que no se tomó en cuenta al calcular dicha indemnización) o indemnizaciones preestablecidas como dispuesto en el párrafo 8; (c) el pago de las costas y gastos procesales y honorarios razonables de abogados por la parte involucrada en la conducta prohibida al titular de derecho que resulte vencedor a la conclusión de los procedimientos judiciales civiles; y (d) la destrucción de dispositivos y productos que se ha determinado que están involucrados en la actividad prohibida, a la discreción de las autoridades judiciales, según lo establecido en los subpárrafos (a) y (b) del párrafo 11.

Así las cosas, es necesario que reaccionemos pronto, legislativa y judicialmente, para que tengamos un sistema de daños que resulte efectivo en contra de los violadores a los derechos de propiedad intelectual, con miras a crear una cultura de capitalización de las ideas del cual podamos derivar una riqueza hasta ahora totalmente olvidada.